使用他人注册商标而不构成侵权情形的探讨

 如今,我国商业诚信体系构建还未臻完善,各种侵犯商标权的商业行为频出,商标权利人保护其自身权利意识也日益迫切;在受理要求查处的侵权案件中,会出现当事人使用了他人的注册商标文字或图形,也不必然构成侵权的情形,这种情况下商标权利人会对市场监管部门处理此类案件时造成压力和疑惑。为此笔者就两种可能不构成侵权的情形以个人的观点在法律层面上进行一些探讨,以求抛砖引玉,更好的开展工作。

一、非商标意义上的使用行为不构成侵权

非商标意义上的使用行为不构成侵权,对此《商标法》第四十八条作了规定:本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。根据《商标法》的规定,被控侵权行为必须是商标法意义上的使用行为,否则不构成侵犯商标权的行为。北京市高级法院根据审判实践提出了构成商标使用的三个要件可以作为平时定性时参考:1、商标必须在商业活动中使用;2、使用是为了表明商品的来源;3、通过使用能够使相关公众区分同种商品的不同提供者。

商标最基本的功能就是用来表明商品的来源,使相关的公众在选购时能够区分同种商品的不同提供者,因此商标的使用必须和其核定的商品或者服务联系起来,并使相关公众在商标与其所标示的商品之间建立联系,从而实现商标的功能。比如,商标注册人将扑克牌中的大王的图案注册成商标,某公司将该注册商标图案作为扑克的大王图案使用。该案例中,扑克牌外包装是用塑封纸密封的,某公司将注册人的商标图案作为54张扑克牌中大王图案使用;这种使用,实质不是商标法意义上的使用,因为相关公众在购买和使用扑克牌时,不能也不会将54张扑克牌中大王扑克牌上大王图案来作为商品的标识,也谈不上依扑克牌上大王的图案来识别商品的来源。故其使用行为不为商标法所禁止。

对此,在司法实践中也有类似的判例,北京市法院审理的《董云诉北京市北海公园管理处侵害商标权纠纷案》中,法院就明确认为:是否构成商标侵权,前提是要确定所诉行为是否构成原告所诉的商标意义上的使用行为,使用人是否将其作为标识来使用,用来让消费者区分商品或服务不同来源的识别行为,如不是这种商标意义上的使用行为,不构成商标侵权行为;再比如一个典型案例是美国教育考试委员会诉北京新东方学校侵犯“TOEEL”、“GRE”、“GMAT”商标权案,权利人在出版物上取得了“TOEEL”、“GRE”、“GMAT”商标专用权,被控侵权人在其出版的关于TOEEL、GRE、GMAT考试辅导书籍的名称中使用了“TOEEL”、“GRE”、“GMAT”,对此北京市法院认为被控侵权行为的这种使用方式是为了表明其书籍的内容,便于读者购买,这种行为并不是为了表明商品的来源,实际上也无法通过这种使用行为实现这一目的,因此该行为不构成商标使用行为,故不构成侵权。

二、正当使用商标标识行为不构成侵权

商标标识的正当使用行为也不构成侵权,对此商标法第五十九条作了具体规定:1注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。2三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。3商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

对于正当使用,司法实践中也提出指导意见,北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》的通知中指出构成正当使用商标标识的行为应当具备的三个要件:(1)使用出于善意;(2)不是作为自己商品的商标使用;(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品。

在满足上述三个要件的情况下,以下六种行为可以认定为属于正当使用商标标识的行为:(1)使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的;(2)使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的;(3)在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的;(4)规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的;(5)使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的;(6)其他属于正当使用商标标识的行为。

除了上述司法实践中归纳的情形外,新商标法在五十九条第三款中规定了商标在先使用的一种抗辩权,其使用也属正当的使用。根据我国《商标法》规定,商标权的获得采用注册获得为主的方式,只有经国家工商总局商标局核准注册的商标才享有商标专用权的保护;商标在先使用权是商标注册原则的一种例外,其设立的目的是保护因已经实际在先使用而产生识别作用的商标,平衡在后商标注册人和在先商标使用人之间的利益冲突,保护公平竞争的市场秩序。

商标正当使用而不构成侵权的司法判例也很多,如在涉及“家庭商标的侵权案件中,权利人在杂志等商品上获得了“家庭”商标的专用权,其杂志的内容也与家庭有关,因此该商标有一定的描述其所核定使用商品性质的作用。被控侵权的杂志名称为“家庭OTC”是介绍非处方药在家庭中使用情况的,其杂志名称中的“家庭”同样是为了说明杂志内容的。对此法院认为杂志使用“家庭OTC”的名称属于正当使用“家庭”一词的本身含义,不构成对“家庭”商标专用权的侵犯。

正确地区分上述二类行为是否构成侵权,对于发挥市场监管部门职能作用,增强市场监管部门执法权威,减少企业的司法维权成本,维护公平的竞争环境有着深刻的意义;作为市场监管的主要部门,不仅要有效地维护商标权利人的权利,也要维护其他市场竞争参与者的合法权益,这样才能做到真正意义的公开有序的市场竞争,才能维护市场经济健康有序地发展。

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